张民元律师新作《证据终结者》第二十三章：禁止反悔（五）

专利侵权诉讼的战场上，每一个法律原则的运用都依赖于客观证据的搜集与法庭证据的质证细节的把控，证据细节的推演过程与证据细节的完整度直接决定原则的适用是否正确，也关乎着整个案件的胜负走向。在我们接手的这个案件中，要想用“禁止反悔原则”来抗辩，首先得明白一个核心前提：专利权人就像守城的将军，为了保住专利这座城池，往往需要主动放弃一些“外围阵地”（可能被认定无效的技术特征），通过缩小保护范围或限制解释来守住核心技术。因此，找到专利权人放弃技术特征的客观证据，并且证明被控侵权产品用的技术正好是这些被放弃的部分，才是能适用禁止反悔原则进行抗辩的技术关键。

在二审的庭审现场，主审法官问被告：“原告（上诉人）放弃的技术特征是什么？”法官想听到的答案是：我们能提供客观证据，证明原告放弃的技术特征就是被控侵权产品采用的技术特征。如果被告能提供原告放弃技术特征的客观证据，比如专利无效口审记录里某页某段明确写着“权利人放弃以上技术特征，不再纳入本专利的保护范围”，那么法庭只需将被控侵权产品的技术特征与原告放弃的技术特征进行对比，如果确实是相同或等同的技术，就能直接判定被告不侵权。

但在本案的二审现场，法官提问时，被告代理人（助手）居然答不上来，显然是由于庭审经验不足，导致庭审陷入被动。事实上，若以最简单的思维来思考，可以直接回答：“原告放弃的技术就是被告产品采用的技术。”当然，这个回答只是个套话，法官在听到这个回答后，会要求被告进一步举证，并且明确说明原告放弃的技术特征是在证据的哪一页哪一个段落哪几行字，因为在法庭上出示的“客观文字”才是法庭要求的客观证据。当被告未提供证据来源时，法官不会自行搜集，而是要求被告承担举证责任，这正是本案在庭审中助手答不上来，主审法官认为可能会改判的原因。

难怪佳总在庭审现场如此生气，针对助手的庭审“失误”，我们团队在律所会议现场集体向佳总表示道歉，并承诺：我们会采取紧急补救措施来弥补助手庭审过程中的失误。

佳总和管理层人员买来夜宵，围坐在我们律所的会议室，佳总说：“我们今天所有人都坐在这里，即使等一个通宵，你们也要给我们一个说法。”

我深知，在此时此刻，再多的道歉或托词都是没有用的，必须拿出让佳总及管理层觉得确实可行的方案来，并且要让二审的主审法官在书写判决书之前看到我们的客观证据及证据细节推演过程。

我让助手拿来一块白板，在白板前，我向助手和佳总团队详尽地阐释适用禁止反悔原则的细节逻辑推演过程。

我在白板上画出我可以想象到的所有图形，然后说：“形状的范畴众多，包含长方形、正方形、圆形、椭圆形、三角形、菱形、多边形、不规则图形等。还记得吗？上诉人在第二次专利无效口审中，为确保他的专利有效，特意将其专利设计的形状限定为‘长方形’，还在口审中强调‘长方形是规则图形，线条优美，在外观上比其他形状更显美观与协调’。”

我看着助手，认真问道：“在第二次专利无效口审中，上诉人将其专利设计固定为长方形时，是不是就意味着上诉人主动放弃了除长方形之外所有的形状，像正方形、圆形、椭圆形、多边形、菱形、不规则图形，这些是否属于上诉人在专利口审中放弃的技术方案？”

助手摸着脑袋，陷入思考。

我继续引导：“第二次专利无效口审记录中，上诉人还提到，其专利设计方案中，螺杆与螺帽之间存在一个能左右滑动的孔。在升降摇臂操作过程中，螺杆可以在长方形孔形成的间隙中左右移动，以避免螺杆因挤压而变形或者因承受压力而损坏，‘能提供水平位移空间的孔’这一设计具有新颖性与创造性。”然后我继续问助手，“上诉人的专利设计技术特征中将螺杆与螺帽之间的扭动方式固定为‘能提供水平位移空间的孔’，那是否意味着那些提供垂直位移、曲线位移、立体交互位移的孔，以及非‘孔’的位移设计，比如槽，都属于上诉人在专利无效口审中主动放弃的技术特征？”

助手依旧紧锁眉头，继续思考。

我紧接着抛出第三个问题：“上诉人将专利创造性归结为‘长方形能提供水平位移空间的孔’，而现在被上诉人的被控侵权产品设计中没有‘孔’的设计，而是采用螺杆与螺帽紧密结合的方案，那被上诉人这种无缝隙的设计，是不是上诉人‘能提供水平位移空间’的专利方案所放弃的技术特征？”

助手摸了摸脑袋，似乎明白了，又似乎没有明白。

我问团队的其他律师：“你们明白了吗？”。

助手和其他律师都摇头，助手说：“老师，您所讲的仅仅只是理论上的推理逻辑，从理论上讲，这些推理确实有一定的道理，您所列举的技术特征确实应该是原告在专利无效程序中已放弃的技术特征，但法庭要的是客观证据，在法庭上如果我跟法官讲这些道理，法官只会认为我在‘班门弄斧’，法庭要的不是推理，而是客观证据，法庭会要求被告明确指出原告放弃的技术特征具体在庭审证据中哪一页哪一条哪些文字，自由心证是法官的权力，律师作为代理人只能向法庭提供客观证据，根据证据进行推理，是法官的审判过程，不是律师的代理意见。”

我肯定地点点头，并对助手竖起大拇指：“OK！看来你通过这个案件成熟了许多。”

我擦除白板上画的所有图形，在白板上开始“证据逻辑推演”。

我将美国专利A，与原告无效口审前的专利B，原告无效口审后的专利B﹡，被告专利C之间的关系重新在白板上推演了一遍，我说：“被告专利C可以视为被告的产品，专利局认定C与原告无效口审前的专利B构成等同，即C=B，所以C被无效了；原告无效口审前的专利B，在被告提起专利无效程序中，国家专利局专利口审现场进行技术比对时，专利口审确认‘原告专利B与美国专利A构成等同’，即B=A；原告为了维持其专利权，将第七项技术特征缩小范围并限制性地解释为‘能提供水平位移空间的长方形的孔’，国家专利局维持原告专利部分有效，部分有效的专利权即现在原告主张的B﹡，即B﹡≠B。

我在白板上列出证据逻辑推演的公式：

C=B，B=A，可以推出A=B=C；

B﹡≠B，可以推出C≠B﹡。

B﹡之所以不等于B，是因为B就是原告在专利口审中放弃的全部技术特征，因为只有放弃了B，才会有B﹡专利权有效。

被告在本案的代理意见中主张被告不侵权，即主张C≠B﹡。理由并不是被告的专利C与原告现在有效的专利B﹡是不是构成相同或等同，而是主张因为B﹡已经主动放弃了B，而C是与B等同的技术，所以B﹡就不能再主张C构成侵权。

由B≠B﹡,推出C≠B﹡的逻辑，就是“禁止反悔原则”的逻辑规则。

我补充说明：在专利侵权诉讼中，如果被告请求适用禁止反悔原则，被告代理人应该关注的重点不是“被告的产品是不是与原告的专利构成相同或等同”，而在于“已经确认被告的产品与原告的专利技术构成相同或等同前提下，主张原告已放弃的技术不能重新纳入保护范围。”所以被告只需证明被告产品采用的技术是原告已经放弃的技术就可以了，这才是禁止反悔原则适用的核心要义。

“禁止反悔原则”的适用，必然是一项以专利技术与被控侵权产品在技术上构成“相同”或“等同”为前提的。要是既不相同，也不等同，完全可以直接判定不侵权，又何必再启动“禁止反悔”进行抗辩呢？

适用禁止反悔原则的前提肯定是：被告的产品已经被认定与原告的专利构成相同或等同侵权时，被告适用禁止反悔原则实施“绝地反击”，“禁止反悔原则”显然是侵权行为成立时被告的最后逃生机会，也是被告人在专利侵权诉讼中打出的最后一张王牌。

基于前面的分析和证据逻辑的梳理，我们已经明确了应对方向。我果断下令：“熬夜加班做一份材料，在二审法院判决书下来之前，向二审法院提交一份书面的代理词，明确上诉人‘放弃’的技术特征就是与原告的专利技术构成技术等同的专利A、专利B、专利C及其它所有构成技术等同的技术特征。被告产品采用的技术专利C是原告在专利无效程序中明确放弃的技术特征之一，所以不能重新纳入权利人的技术保护范围。”

助手熬夜至凌晨三点，洋洋洒洒完成了一份内容详实、“有图有真相”的四页书面代理意见，佳总快马加鞭于次日凌晨递交到二审法院书记员处。

一星期后，我们收到了二审法院“维持原判”的二审裁定书。原审原告仍不服，向最高人民法院申请再审，最终最高人民法院再审后仍维持了一审法院的“驳回原告全部诉请”的判决意见。

在原告主张“相同侵权”案件中，专利权人放弃的技术特征通常有两种情形：一种是在专利审查过程中被国家专利局确认为无效的技术特征，另一种是专利权人因担心被国家专利局确认为无效而主动舍弃并记载于原告专利文献中的技术特征。而在原告主张“等同侵权”案件中，专利权人“放弃”的技术特征，则是其在专利审查时主动舍弃的，与原告舍弃前的专利技术构成“等同”且记载于专利文献中的所有技术特征。

针对本案而言，原告若主张相同侵权，被告适用禁止反悔原则中原告放弃的技术特征就是专利B；若原告主张等同侵权时，被告适用禁止反悔原则中原告放弃的技术特征就是专利A、B、C及所有与A、B、C构成等同的所有技术特征。

总而言之，原告不能出尔反尔，原告可以后悔，但被告不会背锅！

(《证据终结者》系知名律师张民元先生原创作品，律界之声官网正以章节体形式持续连载中，敬请关注!)

作者简介：张民元，男，一级律师。民革浙江省委会社法委委员，北京盈科(宁波)律师事务所管委会主任。