商业秘密律师李营营分享：技术部分申请专利，还是商业秘密吗？

李营营律师分享：技术部分申请专利，还是商业秘密吗？

“专利＋商业秘密”并非天然双重保护，关键在于公开边界与秘密点管理

阅读提示：

企业经常希望以专利保护产品的基本结构和技术路线，同时将参数窗口、加工精度、调试方法、工艺诀窍等内容作为商业秘密长期控制。这种组合策略能够兼顾专利的排他效力和商业秘密的不定期保护，但也存在明显风险：专利申请必须充分公开，公开内容自申请公布后即可能进入公知领域；保留内容过多，又可能导致专利说明书公开不充分、权利要求缺乏支持；企业若不能准确区分专利公开信息与未公开秘密点，诉讼中还可能因保护范围重叠、秘密点不明确而败诉。本文结合最高人民法院公报所载周德隆等人侵犯商业秘密案，分析“专利＋商业秘密”模式的适用边界和风险控制。

裁判要旨：

判断技术信息是否因专利申请而丧失秘密性，应以专利文献实际公开的技术内容为准。“为公众所知悉”并非对技术原理的一知半解，而是相关领域人员能够通过公开渠道普遍知悉或者容易获得权利人主张的具体技术信息。专利文献仅公开装置的基本结构或部分技术特征，而生产所必需的具体参数、装配关系、调试方法、温度控制、精度要求等关键内容未被公开，且不能由本领域人员通过简单推导或有限试验直接获得的，未公开部分仍可能作为技术秘密受到保护。需要强调的是，受到商业秘密保护的是专利之外的具体信息，而不是已经公开的专利技术本身。

案情简介：

1. 上海亚恒网面材料有限公司（以下简称“亚恒公司”）主要生产、销售用于卫生巾、尿垫的“刺孔型干爽网面”材料，掌握自行研发的相关生产工艺和设备技术，并就部分机械打孔装置申请专利，同时建立保密制度。

2. 1999年12月和2000年1月，亚恒公司分别与陶国强、周德隆签订劳动合同，将公司保密制度作为合同组成部分。周德隆、陶国强随后分别担任生产部门厂长和精工车间主任，能够接触核心工艺、滚筒模片、设备装配和调试信息。

3. 2000年6月，周德隆离开亚恒公司，并要求仍在职的陶国强今后继续提供技术支持。

4. 2000年底，周德隆、陈伟明前往曾为亚恒公司制造设备的企业，要求订制技术指标和性能与亚恒公司相同或基本相同的压花机、分切机及四柱液压机；期间还利用亚恒公司的滚筒模片样品和设备信息组织仿制。

5. 2001年1月，陈伟明与周德隆投资成立宁波市江北伟隆网面材料有限公司（以下简称“伟隆公司”），准备生产与亚恒公司相同的产品。

6. 2001年2月，陶国强离开亚恒公司后进入伟隆公司，负责滚筒模具装配、设备调试、检测和维护等关键工作。

7. 2001年7月至2003年3月，伟隆公司利用涉案工艺和设备信息生产“刺孔型干爽网面”，向多家客户低价销售。案件查明其销售量为101.705吨，获利20余万元，并造成亚恒公司同期销量下降和直接经济损失。

8. 亚恒公司发现伟隆公司订制相同设备后报案。公安机关侦查终结，以周德隆、陈伟明、陶国强涉嫌侵犯商业秘密罪移送审查起诉。

9. 上海市第二中级人民法院一审认定三被告人构成侵犯商业秘密罪。三被告人提出上诉，主要争议之一即涉案工艺是否已被专利文献等公开。

10. 2004年，上海市高级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。该案后被收入《最高人民法院公报》。

案件争议焦点：

亚恒公司关于“刺孔型干爽网面”的工艺、设备及装配调试信息，是否已经因专利申请、样品提供或者设备使用而进入公知领域；专利文献仅公开部分技术内容时，尚未公开的具体、关键技术信息能否继续构成商业秘密。

上海法院裁判要点：

一、技术秘密应围绕秘密性、商业价值和保密措施逐项审查。

法院指出，刑事指控针对的是亚恒公司的生产工艺和设备技术信息，而非经营信息。审查重点是公诉机关所指控的具体信息是否不为公众所知悉、是否具有现实生产价值以及权利人是否采取了相应保密措施。专利与商业秘密属于不同保护机制，专利授权或者申请公开并不会自动使企业与该项技术有关的全部知识进入公知领域；同样，企业把某项信息称为“专有技术”也不能当然证明其秘密性。应当将权利人主张的秘密点与专利文献及其他公开资料逐项比对。

二、“知悉”要求相关人员能够实质获得具体信息，而不是仅了解一般原理。

法院认为，出版物、专利文献、公开销售和使用、反向工程以及口头披露等均可能成为信息公开的渠道，但公开可能性与实际可获得性并不相同。判断标准不应停留在公开资料是否提及相同装置名称、产品功能或基本原理，而应考察所属领域相关人员能否据此直接、完整地获得涉案秘密点，并在合理成本内复现其技术效果。只知道产品采用带刺滚筒打孔，并不等于已经知悉滚筒齿片组合、啮合关系、温度控制、装配精度和调试方法。

三、专利文献仅公开少量内容，未公开的具体关键技术仍具有秘密性。

涉案“机械打孔装置”虽已获得专利授权，但技术分析和鉴定材料表明，专利文献与亚恒公司实际生产使用的完整工艺并不等同。专利仅披露部分装置信息，而能够使设备稳定生产并形成特定漏斗微孔效果的大量具体、关键内容并未公开。本领域人员也不能仅凭专利文本当然得到这些内容。因此，专利申请并未使亚恒公司主张的全部工艺技术进入公知领域，专利之外的未公开信息仍可作为技术秘密保护。

四、在保密关系内披露样品不属于向公众公开。

亚恒公司曾在动员周德隆入股、任职过程中向其提供模片样品，但周德隆随后担任生产部门厂长，并通过劳动合同和保密制度承担明确保密义务。向受保密义务约束的特定人员披露，目的在于内部合作和履职，并不等于允许不特定公众自由获取。法院据此未采纳“样品已交付即构成公开”的辩护意见。

五、离职员工及明知信息来源的合作人共同使用秘密，可能承担刑事责任。

周德隆、陶国强明知涉案工艺属于原单位保密信息，仍违反保密要求向伟隆公司提供并使用；陈伟明明知信息来自二人原单位且违反保密义务，仍组织设立公司、订制设备并实施生产。三人的行为形成共同利用技术秘密生产同类产品的完整链条，并造成案件发生时刑法规定的严重后果，法院依法认定构成侵犯商业秘密罪。

案例来源：

《上海市人民检察院第二分院诉周德隆等人侵犯商业秘密案》，载《最高人民法院公报》2005年第3期（总第101期）。

实战指南：

第一，“专利＋商业秘密”模式的首要风险，是专利公开导致秘密点灭失。

发明专利申请通常会在法定期限届满后公布，实用新型和外观设计则随授权公告公开。说明书、权利要求书、附图及审查过程中进入公开档案的内容，一旦足以使相关人员获得具体技术信息，该部分原则上不再具备秘密性。企业在申请前必须完成公开边界分析：哪些内容是为取得稳定专利权必须披露的技术方案，哪些是实施中的优选参数、调试经验和质量控制诀窍，是否能够在不影响充分公开的前提下合法保留。不能在申请后才把已公开内容重新包装成商业秘密。

第二，保留过多技术诀窍，可能反过来损害专利权的稳定性。

“少公开、多保密”并非越多越好。专利制度以公开换保护，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，使所属技术领域技术人员能够实现。若实现权利要求技术效果必须依赖企业故意隐去的关键参数或步骤，专利可能面临公开不充分、权利要求得不到说明书支持等风险。企业应由专利律师与研发、工艺人员共同评估：被保留内容究竟只是最佳实施细节，还是完成发明不可缺少的技术特征。

第三，专利公开内容与商业秘密内容必须形成可核验的边界清单。

诉讼中最常见的问题，是权利人只提交整套图纸、工艺文件，笼统声称“专利之外均为商业秘密”，却无法说明每一秘密点的技术内容、载体位置、与专利文献的区别及其技术价值。建议在专利申请定稿时同步制作“公开—保留对照表”，逐项列明权利要求、说明书公开内容、保留的参数和诀窍、形成时间、保密载体及接触人员。后续专利修改、分案、国际申请或论文发表时，应同步更新清单。

第四，不能仅凭多份公开资料分别记载若干特征，就当然否定整体方案的秘密性。

现行裁判规则强调，经过实验、修改、优化和组合形成的完整技术方案，即使其中若干单项原理已知，只要整体组合在被诉行为发生时不为相关人员普遍知悉且不容易获得，仍可能具有秘密性。被告以专利文献抗辩时，应证明公开资料已经直接、明确披露涉案信息或者相关人员无需创造性劳动即可容易获得；权利人则应说明各参数之间的配合关系、优化过程和产生的技术效果。

第五，专利之外的技术秘密必须具有独立载体和对应保密措施。

只在劳动合同中概括约定“所有技术均属秘密”，通常不足以建立稳固保护。企业应将未公开诀窍落实到工艺卡、参数表、设备调试记录、源代码、试验报告等载体，进行密级标识和版本管理，限制查看、复制、下载与外发，并通过账号权限、日志、物理隔离和离职清理控制接触范围。专利文件公开后，还应重新审查保密清单，及时剔除已公开部分，避免秘密范围失真。

第六，对外合作、设备定制和样品交付是最容易造成非专利技术泄的环节。

本案涉及委托设备制造和模片样品。企业向设备商、试制单位、检测机构、客户或投资人披露技术时，应在披露前签署有针对性的保密协议，明确目的限制、接收人员、复制权限、成果归属、资料返还和违约责任，并保留交付清单。对外展示的样机和销售产品还应评估是否能够通过拆解、测绘、检测或反向工程容易获得保留信息；容易从公开产品直接得到的结构和参数通常不适合长期依靠商业秘密保护。

第七，专利权人与技术秘密权利人可能不一致，应提前处理权属。

合作研发、委托开发和员工发明中，申请专利的一方未必当然享有全部未公开技术秘密。若一方未经许可使用他人技术秘密申请专利，权利人可能主张专利申请权或专利权归属，也可能请求停止使用、赔偿损失。研发合同应分别约定背景技术、项目成果、专利申请权、未申请专利的诀窍、改进成果和对外许可权限，避免以一项笼统“知识产权归属”条款处理全部权利。

第八，维权时必须分别证明专利侵权与商业秘密侵权，不能混用保护范围。

专利侵权通常围绕权利要求技术特征进行比对，不以被告接触专利权人技术为前提；商业秘密侵权则需要先明确秘密点并证明其法定要件，再审查被告是否以不正当手段获取、披露或使用。相同产品或设备只能构成线索，不能自动证明使用了未公开诀窍。企业应分别组织专利权利要求比对、秘密点非公知性材料、接触机会、电子数据和使用痕迹，避免同一技术内容在两个请求中表述相互矛盾。

第九，刑事案件不能机械沿用本公报案例当年的入罪标准和损失算法。

该案发生较早，适用当时刑法及司法规则。现行案件应依据行为发生时有效的刑法、司法解释及立案追诉标准，对信息属性、侵权行为、主观明知和“情节严重”等要件分别证明。损失数额可以结合权利人利润减少、侵权人违法所得、商业秘密许可使用费及研发成本等因素认定，但具体方法必须与侵权行为具有因果关系，并避免重复计算。以侵权产品销量乘以权利人单位利润只是特定证据条件下可能采用的思路，不是任何案件均可套用的固定公式。

第十，企业应建立专利与商业秘密协同决策机制，而不是临时选择。

研发立项时即应识别技术模块，综合考虑可反向工程性、迭代周期、竞争对手独立研发难度、专利可授权性和预计商业寿命。容易被产品公开、具有较强可专利性的核心结构，可优先申请专利；难以反向获取、需要长期积累且不适合公开的工艺窗口和调试诀窍，可考虑商业秘密。申请前、公开前、授权后和产品上市后均应复核策略，并由专利、法务、研发和信息安全人员共同签字确认公开范围。

结语：

“专利＋商业秘密”不是对同一技术内容无限叠加两层权利，而是对不同技术信息实施分层保护。专利文件公开到哪里，商业秘密的秘密性边界就可能相应后退；保留信息如果是专利实施不可缺少的内容，又可能危及专利有效性。最稳妥的做法，是在申请前明确技术模块和公开策略，以对照清单固定秘密点，以制度和技术措施持续管理，并在维权时严格区分专利公开内容与未公开诀窍。只有如此，组合保护才能成为企业的竞争工具，而不是诉讼中的证据风险。

专业背景介绍：李营营，北京云亭律师事务所高级合伙人，业务培训工作委员会副主任，北京企业法律风险防控研究会第二届理事会理事，毕业于中国社会科学院研究生院，民商法硕士（公司法方向），专注于商业秘密刑事与民事、民商事诉讼与仲裁、保全与执行等实务领域，在最高人民法院、各省级高级人民法院成功办理多起重大疑难复杂案件。在执行担保、执行和解业务领域，李营营律师根据长期深入研究专项领域的积累成果，形成了近百篇专业研究文章，交出版社陆续出版成书的同时在平台上进行发布，希望读者能够更多了解执行担保与反担保知识，避免使自己合法权益收到损害。同时，李营营律师办理多件大额商业秘密、执行、合伙业务、担保案件，并取得良好效果。截至目前，李营营律师在“法客帝国”“民商事裁判规则”“保全与执行”等公众号发表与商业秘密、担保实务、保全与执行等话题相关专业文章百余篇，多篇文章被最高人民法院和各地法院转载，广受业内人士好评。2022年，李营营律师结合多年来办理大量执行审查类相关业务的经验，以真实案例为导向，对各种业务场景下的主要法律问题、典型裁判规则、风险应对策略和解决方案建议进行类型化汇总和归纳，合著出版《保全与执行：执行异议与执行异议之诉实战指南》。接下来，李营营律师团队会陆续出版商业秘密诉讼实战的相关书籍、执行担保、执行和解、技术合同纠纷、担保纠纷、合伙纠纷实战相关书籍，以更好服务客户。