媒体视点 | 专利默示许可有边界

《中国知识产权报》2026年9月30日第10版

专利默示许可，是指专利权人虽未以明示方式作出许可，但根据其特定行为及相关交易背景，可以合理推断其具有许可他人实施专利的意思表示。该制度在技术合同履行、工程设计施工等实践场景中较为常见。近日，广州知识产权法院公布一起专利侵权案件，对专利默示许可的适用条件、判断标准等进行了详细阐释，为类似纠纷的审理提供了有益参考。

该案中，被告佛山美某公司主张，其基于原告中某投资公司的澳大利亚关联公司中某发展公司与新西兰塔某公司就新西兰某住房项目开展合作而获得专利实施许可，因此其制造、销售建筑物模块产品的行为不构成侵权。广州知识产权法院一审审理认为，佛山美某公司的上述主张缺乏事实和法律依据，其制造、销售的建筑物模块产品侵犯了中某投资公司名为“建筑物模块”（下称涉案专利）的发明专利权，判令其停止侵权，并赔偿中某投资公司经济损失及合理开支共计100万元。最高人民法院二审维持一审判决。目前，该判决已生效。

合作中断牵出专利诉讼

佛山美某公司成立于2019年5月，经营范围包括集装箱制造、货物或技术进出口等。

中某投资公司的主要业务是提供涵盖设计、制造、施工的集成模块化建筑解决方案，涉及酒店、公寓、商业办公、学校、数据中心等领域，在模块化建筑领域具有一定影响力。涉案专利于2011年8月3日获得授权，中某投资公司经转让成为该专利的权利人。

中某投资公司曾于2020年为新西兰塔某公司的住房项目设计了建筑物模块产品，并提供技术图纸参加竞标。在技术图纸已基本确定后，塔某公司中断了与中某投资公司的项目合作。中某投资公司经调查发现，佛山美某公司制造了大量建筑物模块产品，准备销售给中某投资公司之前对接的住房项目。

中某投资公司认为，经比对，该批产品涉嫌落入涉案专利权利要求保护范围，佛山美某公司的相关行为涉嫌侵犯了涉案专利权。

据此，中某投资公司将佛山美某公司起诉至广州知识产权法院，请求法院判令佛山美某公司停止侵权、赔偿中某投资公司经济损失及合理开支440万元。

庭审中，佛山美某公司以其实施的是现有技术以及其已获得专利默示许可为由提出不侵权抗辩：中某发展公司曾作出承诺，不会对涉案新西兰项目提起任何诉讼，该承诺相当于非排他性许可。根据新西兰法律，涉案专利属于上述住房项目的背景知识产权，塔某公司已经获得了涉案专利的默示许可，该默示许可同样延伸到作为合作方的佛山美某公司。此外，被诉侵权技术方案实施的是现有技术，未落入涉案专利权利要求保护范围。

被告抗辩默示许可未予支持

关于被诉侵权产品是否落入涉案专利权利要求保护范围，广州知识产权法院经审理认为，经技术特征比对，被诉侵权产品具备涉案专利权利要求1所记载的全部技术特征，落入涉案专利权利要求1的保护范围。

针对佛山美某公司提出的现有技术抗辩，法院认为，经比对，佛山美某公司提交的美国专利文件为涉案专利背景技术中提及的文件，但并未公开涉案专利中的多个技术特征。因此，佛山美某公司提出的现有技术抗辩不成立。

关于佛山美某公司基于中某发展公司承诺不起诉提出的不侵权抗辩，广州知识产权法院认为，虽然中某发展公司与中某投资公司存在关联关系，但二者属于在不同国家设立的独立法人主体，中某发展公司作出的免除起诉承诺，并不能当然视为中某投资公司作出的承诺。

法院进一步指出，即便塔某公司曾获得相关许可及侵权豁免，该许可和豁免的法律效力也不当然及于佛山美某公司。原因在于，该案被诉侵权产品的制造者、销售者均为佛山美某公司，而非塔某公司。同时，从中某发展公司的回函内容来看，其作出的承诺仅针对由涉案业务约定书引起或与该业务约定书有关的诉讼，并未明确涉及本案专利侵权诉讼。因此，佛山美某公司据此提出的不侵权抗辩不能成立。

关于佛山美某公司主张其已获得专利默示许可的问题，广州知识产权法院从多个层面进行了分析：

首先，塔某公司和中某发展公司均非该案当事人。根据合同相对性原则，该案不宜对塔某公司是否获得涉案新西兰项目背景知识产权许可的问题作出认定。

其次，涉案业务约定书由塔某公司和中某发展公司签订，签订地、履行地均在新西兰。在合同当事人均非该专利侵权案当事人的情况下，无法查清中国法院是否有权审查涉案业务约定书纠纷以及该合同纠纷是否适用新西兰法律等问题。

再次，即使相关业务约定书纠纷适用新西兰法律，仅依据佛山美某公司提交的新西兰律师出具的法律备忘录，仍不足以查明按照新西兰法律，塔某公司是否获得中某发展公司针对涉案新西兰项目作出的背景知识产权许可以及该许可的具体对象、地域范围和期限等关键事实。尤其需要明确的是，该许可是否可以延伸至佛山美某公司、是否覆盖中国境内以及许可期限如何确定，均缺乏充分证据予以证明。

最后，即使能够认定塔某公司获得了中某发展公司就涉案专利作出的默示许可，但由于中某发展公司与中某投资公司属于不同国家的独立法人主体，该许可也并不当然延及佛山美某公司。

综上，广州知识产权法院认为，佛山美某公司关于其已经获得涉案专利默示许可的抗辩缺乏事实和法律依据，法院不予支持。据此，一审判决认定佛山美某公司的被诉行为构成专利侵权，并判令其承担相应侵权责任。

一审判决后，佛山美某公司不服，提起上诉。最高人民法院经审理，判决驳回上诉，维持原判。

明确专利默示许可三项规则

该案核心争议在于，被告依据原告关联公司向客户提供技术图纸的行为，主张其获得了该客户转委托制造产品所涉专利权的默示许可，进而提出不侵权抗辩。

“该抗辩能否成立，涉及专利法领域默示许可制度的适用边界问题，需要厘清权利主体同一性、专利权地域性以及合同相对性对默示许可效力的限制。”该案一审承办法官谭海华在接受中国知识产权报记者采访时表示，该案确立了判断专利默示许可抗辩是否成立的三项基本规则，对同类案件的审理具有明确的规则指引价值。

首先，权利主体同一性规则，即作出对外授权外观的行为主体必须是专利权人或其明确授权的主体，关联公司之间的股权关系不能替代授权关系；其次，地域性规则，即专利默示许可的判断须严守专利权的地域边界，境外项目中提供包含涉案专利技术方案的行为不能当然对境内专利权产生许可效力；再次，合同相对性规则，即客户获得的许可不能当然延及第三方加工承揽方，第三方欲获得专利授权应当另行寻求权利人的明确许可。

谭海华表示，司法实践中，只有在专利权人的行为足以使理性的交易相对方形成“已获授权”的确定信赖，且该信赖与权利人的行为之间存在直接、密切的因果关系时，方可考虑默示许可成立。上述规则对于审理涉及关联公司、跨国交易、委托加工等复杂场景下的专利侵权纠纷具有重要指引作用，也为跨国商业活动中关联公司的技术行为划定了清晰的法律边界。

作者 | 姜旭 林奕濠

来源 | 中国知识产权报

编辑 | 严雪芳

校对 | 罗冠明

审核 | 冼文光