李营营律师：技术秘密案件与专利权案件可以合并审理

李营营律师：技术秘密案件与专利权案件可以合并审理

主要事实高度重叠、裁判结果相互牵连时，可以在同一案件中一并解决

阅读提示

实践中，员工或者合作方接触企业技术资料后，以本人或关联公司名义申请专利，权利人往往同时面临两类争议：一是技术信息被擅自获取、披露或者使用，是否构成侵害技术秘密；二是基于相关技术方案取得的专利申请权或专利权究竟应当归谁。两类请求的法律依据和救济方式并不完全相同，但在特定案件中可能围绕同一研发过程、同一技术方案和同一申请行为展开。如果机械地要求当事人分别起诉，不仅会增加诉讼成本，还可能出现事实认定或者裁判结果相互冲突。本文结合最高人民法院审理的大连博迈公司案，分析侵害技术秘密纠纷与专利权权属纠纷合并审理的判断标准及诉讼实务。

裁判要旨

同一诉讼包含两个以上法律关系，并不当然构成驳回起诉的理由。当侵害技术秘密之诉与专利权属之诉在主要事实、证据和待解决问题上高度重叠，且权属确认是侵权争议处理的延伸或者两项裁判结果相互牵连时，可以并列确定案由，在一个案件中合并审理。合并处理有利于一次性查清技术来源、研发贡献、信息接触和专利申请过程，明确各方责任，避免重复审理和裁判冲突，并实现诉讼经济。

案情简介

1. 大连博迈科技发展有限公司（以下简称“博迈公司”）与何克江、苏州麦可旺志生物技术有限公司（以下简称“麦可公司”）发生侵害技术秘密及专利权权属纠纷。争议涉及专利号为201610711950.4、名称为“一种多种流体周期性定向导流装置”的发明专利（以下简称“涉案专利”）。

2. 何克江曾系博迈公司员工。其任职期间，麦可公司以专利申请人身份提交涉案专利申请，何克江被列为第一发明人。

3. 博迈公司认为，涉案专利技术方案来源于其在先掌握的技术秘密，何克江、麦可公司未经许可获取、披露并使用相关技术信息，构成侵害技术秘密；同时，涉案专利所涉发明属于何克江在博迈公司任职期间完成的职务发明创造，相关专利权应当归博迈公司所有。

4. 博迈公司向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼，请求确认博迈公司为涉案专利的专利权人，确认何克江、麦可公司侵害其技术秘密，并判令二被告赔偿经济损失及合理维权费用。

5. 大连市中级人民法院认为，专利权属纠纷与侵害技术秘密纠纷属于不同案由，并非同一法律关系，且所涉被告主体不完全相同，不宜在同一案件中处理，遂裁定驳回博迈公司的起诉。博迈公司不服，向最高人民法院提起上诉。

6. 2019年11月28日，最高人民法院作出裁定，撤销一审裁定，指令一审法院对本案进行审理。

案件争议焦点

当事人在同一案件中同时提出侵害技术秘密纠纷之诉与专利权权属纠纷之诉，虽然两项请求对应不同法律关系和案由，人民法院能否合并审理。

最高法院裁判要点

一、同一诉讼涉及不同法律关系，不是驳回起诉的当然理由

民事案件案由的功能主要在于对案件所涉法律关系进行分类和识别，便于立案、审判管理和法律适用。案由不同，并不等同于诉讼不能成立，也不意味着当事人必须分别提起诉讼。依据民事案件案由相关规定，同一诉讼涉及两个以上法律关系的，应根据当事人争议的法律关系性质确定案由；如果两个以上法律关系均为诉争对象，可以并列确定相应案由。因此，法院不能仅以“侵害技术秘密纠纷”和“专利权权属纠纷”属于不同案由，便直接否定当事人在同一案件中提出两项请求。

是否可以合并处理，应当进一步审查各项请求是否具备法定起诉条件、是否属于受诉法院管辖、当事人是否适格，以及不同请求之间是否存在事实和裁判上的密切联系。案由只是识别法律关系的工具，而不是限制当事人行使诉权的形式门槛。若各项请求均明确且具备受理条件，法院应当根据案件关联程度决定是否合并审理，而不宜仅因法律关系数量较多即裁定驳回全部起诉。

二、同一案件中可以并列确定侵害技术秘密纠纷与专利权权属纠纷两个案由

博迈公司提出的两项请求具有各自的法律基础。针对何克江、麦可公司，博迈公司主张二者擅自获取、披露或者使用公司技术秘密，请求承担停止侵害、赔偿损失等侵权责任；针对涉案专利，博迈公司又主张有关技术成果源于公司研发，属于职务发明创造或者依法应由公司享有权利，请求确认专利权归属。前一请求关注技术信息是否构成商业秘密、被告是否实施侵权行为；后一请求关注发明创造的完成过程、任务来源、物质技术条件、发明人贡献及权利取得依据。

两项请求虽然并非完全相同，却均为博迈公司在本案中明确提出并要求法院裁判的诉争法律关系，符合并列确定案由的条件。法院可以将案件确定为“侵害技术秘密及专利权权属纠纷”，并在判决中分别阐明各项请求的事实基础、法律依据和裁判结果。合并审理不等于混同构成要件，也不意味着只要认定技术秘密侵权就必然确认专利权归原告；法院仍须对每一项诉讼请求分别进行法律评价。

三、主要事实高度重叠且裁判结果相互牵连时，合并审理有利于实质解决纠纷

最高人民法院认为，在特定情况下，将基于同一事实或者因其他原因存在密切联系的不同法律关系放在同一诉讼中解决，有助于查清事实、明确责任、避免裁判冲突，也有利于保护当事人利益和实现诉讼经济。本案两类争议均需查明博迈公司的研发活动及技术成果、何克江在职期间承担的工作任务、其接触涉案技术资料的范围、涉案专利技术方案的形成过程，以及公司技术信息与专利权利要求、说明书所披露方案之间的对应关系。

如果分别审理，两案可能重复调取研发文档、劳动关系材料和专利申请文件，重复进行技术比对，甚至对同一技术来源作出不同认定。更重要的是，专利申请行为可能正是技术秘密被披露、使用的具体表现之一；而对技术来源和研发贡献的认定，又直接影响专利权属判断。就本案而言，确认之诉的结果与侵权之诉的处理存在较强关联，可以视为相关事实和责任处理的延伸。将两项请求一并审理，能够围绕同一技术事实形成完整裁判。

据此，最高人民法院认定，博迈公司提出的侵害技术秘密纠纷与专利权权属纠纷在主要事实上高度重叠，裁判结果相互牵连，具有密切关系，宜在同一案件中合并审理。一审法院仅以案由和主体不同驳回起诉不当，应予撤销。

案例来源

《大连博迈科技发展有限公司与何克江等侵害技术秘密及专利权权属纠纷上诉案》，案号：（2019）最高法知民终672号。

李营营律师分享商业秘密诉讼实战指南

一、可以同时提出侵权与权属请求，但应分别构建请求权基础

当员工、合作方或者关联公司将权利人的技术成果申请专利时，原告可以根据具体事实，在同一诉讼中同时请求确认侵害技术秘密、承担停止侵害和赔偿责任，并请求确认专利申请权或者专利权归属。但起诉状不能把两类请求简单并列后使用同一套概括事实，而应逐项写明请求权基础。技术秘密之诉需要明确秘点内容、载体、非公知性、商业价值、保密措施、接触可能性、侵权行为及损失；权属之诉则需要说明涉案发明由谁完成、是否执行本单位任务、是否主要利用本单位物质技术条件、专利申请人与真实权利人之间的关系，以及请求确认权利归属的法律依据。

尤其需要注意，商业秘密权与专利权的保护逻辑并不相同。商业秘密保护的对象是不为公众所知悉并被采取保密措施的信息；专利制度以公开换取法定期限内的排他权。某一技术方案被他人申请专利，可能构成擅自披露或者使用秘密信息，但专利权是否当然归商业秘密权利人，还取决于职务发明、合作研发、委托开发、权利转让等具体法律关系。律师应当根据专利申请日、公开日、授权状态及当事人关系，准确选择请求类型，不能以侵权成立直接替代权属要件的证明。

诉讼请求还应具有可执行性。若专利尚处申请阶段，应区分专利申请权与已经授权后的专利权；若专利已转让、许可或者存在共同申请人，应同步审查相关主体是否必须参加诉讼。对停止侵害的具体行为、权属变更协助义务、赔偿范围及合理费用，应分别提出清晰请求，并注意避免同一损害被重复计算。

二、应当用“共同事实清单”和“技术对应表”证明两诉具有密切联系

合并审理并非只要当事人同时提出两项请求就当然成立。原告应在起诉状中说明两诉为何基于同一技术事实，并以证据目录呈现重叠部分。共同事实通常包括：原告技术成果的研发时间和参与人员；被告在职职责及接触权限；技术资料的形成、保存和流转；被告离职、合作终止或者设立关联公司的时间；涉案专利的申请日、优先权日、发明人和申请人；以及专利文件与原告技术信息之间的对应关系。

建议制作“秘点—原告载体—专利权利要求或说明书段落—相同技术特征—形成时间—接触证据”的技术对应表。该表一方面服务于商业秘密的同一性审查，另一方面也有助于判断专利方案来源和研发贡献。如果专利文件只披露了原告技术信息的一部分，应明确被披露部分是否能够独立构成秘点；如果专利方案还包含被告自行完成的改进内容，应区分共有贡献、独立贡献和原有秘密，避免将技术相似简单等同于全部权利归属。技术问题复杂时，可以依法申请鉴定、专家辅助人出庭或现场勘验，但专业意见不能替代法院对劳动关系、合同关系及权利归属的法律判断。

原告还应说明两项裁判为何相互牵连。例如，专利申请文件的公开可能是技术秘密披露行为的载体，对申请行为合法性的判断又以技术来源为基础；权属确认结果可能影响停止侵害方式、许可收益归属和损害计算。将这些联系在立案阶段陈述清楚，有助于法院判断合并审理符合一次性解决纠纷和诉讼经济原则。

三、应审查必要诉讼参与人、管辖及专利公开对秘密性的影响

专利权属裁判可能直接影响申请人、专利权人、共同发明人、共同申请人、受让人或者独占被许可人的权益。若遗漏与裁判结果具有直接利害关系的主体，可能影响事实查明和判决效力。原告可以根据案件情况申请追加相关主体，法院也可以依法通知必要当事人参加诉讼。发明人身份并不当然等于专利权归属，但发明人对研发过程、技术贡献和申请文件形成情况通常具有重要证明作用，是否参加诉讼应结合其与裁判结果的利害关系判断。

在程序设计上，还应提前核对两类争议的级别管辖和地域管辖规则，确认同一法院是否对全部请求均有管辖权。若不同请求依法应由不同法院专属或者集中管辖，不能仅凭事实关联强行合并。对于当事人、诉讼请求或证据较多的案件，可以申请法院先行整理争点、分阶段审理，或者对共同技术事实先行调查，以减少重复举证。合并审理的目标是提高效率和避免冲突，而不是牺牲各项请求的独立审查。

还应高度重视专利公开对商业秘密保护的影响。专利申请文件一旦依法公开，其中完整披露的技术内容通常将进入公众可获得状态，秘密性可能自公开之日起丧失；但此前发生的非法获取、披露或使用行为及相应责任，并不因此当然消灭。律师应准确区分技术秘密形成、被告接触、专利申请、申请公开和授权等时间节点，分别论证各阶段的信息状态、侵权行为与损害后果。必要时及时采取行为保全、证据保全或申请适当的诉讼保密措施，防止在维权过程中造成二次扩散。

合并起诉前还应统一规划诉讼时效、举证期限和救济顺序。侵害技术秘密责任可能涉及持续侵权、重复披露及不同主体的帮助行为，专利权属争议则可能影响后续登记、转让、许可和收益分配。原告应尽早固定专利法律状态、权利变更记录和被诉行为时间，避免权属诉讼尚未处理，涉案专利已经转让或者被用于对外许可。被告提出技术独立研发、合法受让或权利人同意申请等抗辩时，也应提交研发日志、技术来源合同、人员分工和申请决策记录，而不能仅凭其被登记为申请人或专利权人即推定权利来源合法。

此外，法院决定合并审理后，律师仍应请求对两类争点分别组织举证质证并在裁判文书中分别回应。对商业秘密部分，应先确定秘点和秘密性截止时间，再审查保密措施及侵权行为；对专利权属部分，应围绕完成发明创造的主体和权利取得依据展开。若其中一项请求因证据不足被驳回，不应在缺乏论证的情况下自动否定另一项请求。清晰的争点分层能够避免“形式上合并、实体上混同”，也有利于二审法院准确识别各项裁判结论。

综上，对于“窃取技术并申请专利”类型案件，最有效的诉讼组织方式不是机械选择商业秘密之诉或专利权属之诉，而是从事实关联和救济目标出发，判断是否应当合并提出。只要两诉均具备起诉条件、受诉法院具有管辖权，且主要事实高度重叠、裁判结果相互牵连，合并审理通常更有利于完整还原技术来源、统一责任认定并一次性解决纠纷。

专业背景介绍：李营营，北京云亭律师事务所高级合伙人，专业培训委员会副主任，高级企业合规师，毕业于中国社会科学院，民商法硕士（公司法方向），拥有证券从业资格，专注于与技术相关的争议解决和保护、民商事诉讼与仲裁、保全与执行等实务领域，在最高人民法院、各省级高级人民法院成功办理多起重大疑难复杂案件。

• 李营营律师深耕知识产权民事纠纷和刑事犯罪领域多年，对涉知识产权（尤其是商业秘密民刑案件、与技术相关的合同纠纷、商业诋毁等不正当竞争案件）相关法律问题均有深入研究。李营营律师代理的多起知识产权民事案件获得判决的胜诉结果，代理多起客户作为原告成功争取法院3倍惩罚性赔偿，代理的多起被告客户成功争取法院判定不构成侵权的胜诉结果，代理多起被害企业成功启动刑事立案、刑事追诉、成功争取犯罪分子得到刑事处罚结果；代理多起被告人/被告单位处理的涉商业秘密犯罪刑事案件也取得了无罪、检察院决定不予追诉的良好效果。
• 2023年，李营营律师代理的商业秘密民事案件入选某省高级人民法院知识产权保护白皮书。
• 2024年，李营营律师全程代理的商业秘密民事案件被最高人民法院评为典型案例。
• 2024年4月，李营营律师全程代理的另一起商业秘密民事案件（代理原告）被某省高级人民法院评为省内唯一一件判赔额最高的案件。同时，李营营律师在商业秘密体系建设领域，也具有丰富的项目经验。协助多家企业客户完成企业商业秘密保密体系运行情况的法律尽职调查，成功为多家企业客户建设完善的商业秘密保密体系。
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